Sports Impact No.24
當期封面 NO.26
Sports Impact No.25
   

NO.25 目錄

因應國外參展的侵權指控

九大策略 避免侵權

資料來源 : 貿易雜誌 / 馮震宇 ( 政治大學法律系教授 )

 

從仿冒商標問題轉為侵害專利與著作權

一般而言,參與各種的國際展覽是開拓商機、面向國際的一種必要的作為。許多大型的國際展覽會更是業者展示研發成果,以及相互觀摩與競爭的舞台,縱使在目前 B2B 電子商務影響日益增加的今日,參展仍然是業者拓展商機不可忽視的一個重要管道。

不過在此知識經濟時代,「智慧資本」已經成為企業競爭力的核心,而智慧資本的核心則在於取得法律所保護的智慧財產權。為了保護其寶貴的智慧資產,各國業者也將參展視為蒐集侵權證據、甚至採行法律行動的良機。

而這種侵權威脅的指控,也從早期的仿冒商標的問題,逐漸變成為侵害專利與著作權的問題。

另一方面,由於各國法規的修改,使得權利人對於侵權仿冒等情事,也更容易運用各國法律所賦予的權利與手段 ( 例如類似國內的假扣押、假處分的 injunction 等方式 ) 來加以防制。因此業者若遠赴國外參展,無法事前就考慮到智慧財產權的問題,將會使業者面臨相當大的不利。

採行自己的智慧財產權,避免面臨侵權仿冒指控

若要真正的避免再國外參展時面臨競爭對手侵權仿冒的指控,其決戰點其實並不在參展時面對指控的因應,而是要決戰千里之外;也就是在產品設計、開發之始,就應該助益智慧財產權的問題,並及早因應。

針對究竟是否有參酌競爭對手的設計,是否要採行類似競爭對手的商標或標誌,甚至是否可能會有侵害他人智慧財產權的問題,研發人員與決策人士往往在最初的產品開發設計時,就會有一定的了解,若能稍加注意,當然可以避免日後產品實際參展時所可能面臨的侵權仿冒問題。

而避免日後參展面臨侵權仿冒指控最有效的方法,就是一開始就採行自己的智慧財產權,包括自行開發設計 ( 申請專利與取得著作權,更可掌握營業秘密 ) 、採用自己的商標 ( 擁有商標權,建立自己的品牌 ) 等,否則等產品都已經完成生產,各種的包裝與標誌也已經印妥,所有的錢都已經丟下去、要在短期內改變產品的設計、包裝、標誌、甚至是商標,其實是非常不容易的事情;若是有被扣押、甚至是被認定侵權的情勢,此時由於涉及訴訟,也者可能面臨的損失更龐大,甚至會使業者的經營受到相當的衝擊。

因此與其僅在參展前助益侵權仿冒的問題,業者可能要更進一步,在產品開發設計、生產與行銷等各個不同的階段,儘早釐清可能的智慧財產權爭議,這樣才不至於在參展時面臨被告或是產品被查扣的命運。也只有業者能夠及早注意到相關的問題,才不會發生赤裸裸的抄襲情事,這樣也才能據理力爭。相反的,若是業者真的指示單純的抄襲仿冒,則最好的策略就是不要拿出去參展,以免惹禍上身。

減少灰色地帶的爭議,以免因疏忽而遭致訟累

就台灣業者而言,由於已經歷經多年的侵權仿冒指控的震撼教育,因此大膽的抄襲仿冒事件已經日漸減少;會碰到的,目前多半是屬於灰色地帶的爭議。

例如某一家台灣汽車零件業者在 1999 年於法國參加汽車零件展時被法國警方扣留展品,其包裝上並無法國汽車業者標誌或雪鐵龍的商標,但是法方卻以該台商產品目錄中,有標示「後視鏡適用標誌汽車」的文字,明顯有仿冒意圖,以及該公司參展樣品為報關等理由據以判決。這種並無實質仿冒情勢的案件,才是真正的問題所在。

而在專利方面,業者應該特別注意與設計有關的新式樣專利 ( 國外稱為工業設計 industrial design) ,這是因為設計是否抄襲反而比是否侵害著重技術的發專利更容易認定,訴訟時間也較短,且更容易取得救濟。例如在 2001 年漢諾威 CeBIT 電子展時,台灣業者被指控及仿冒之產品都是一些如行動電話配件,如手機外殼、電池等涉及設計的部分,就是一個例證。

因此在參展前,業者也應注意自我審查,將有爭議的產品自行排除在外,最好將主力產品在該國先申請商標、新式樣專利,以取得合法權利,另外也可以考慮獲得合法侵權,以免發生爭議。

雖然國內業者對智慧財產權的觀念已經有基本的改變,但業者仍未能將智慧財產權與公司經營、產品研發與行銷等企業活動結合在一啟,使得國內業者仍可能因為疏忽而遭致訟累。

為了避免可能的侵權仿冒指控,業者不但應該注意產品的開發設計,並應注意產品行銷所可能涉及的智慧財產權問題這樣才能有效避免在國外參展時,面臨侵權仿冒的指控,也才能穩固自己的競爭利基。

撰文者以在智慧財產權領域 20 餘年的經驗,提出九大策略供業者參酌 :

•  為避免參展時可能涉及侵害他人受保護之智慧財產權情事發生,在參加各種展覽前,應對於參展產品、包裝、說明書、產品目錄等可能涉及他人商標的部分再詳加檢視,若要利用他人商標,也應著名係他人商標,以免發生爭議。

•  對於產品若有任何創新設計、改良、或有特殊的名稱與表徵時,應該考慮盡快到銷售國申請商標、工業設計或專利,以作為侵權仿冒指控的抗辯。

•  對於與主力產品相關的商標與專利應該作必要的商標或是專利檢索,以了解是否有相關的他人商標或專利存在。由於目前各國主管機關都將商標專利等資訊上網,業者可直接透過網路進行檢索。

•  對於產品之設計,應該在產品開發設計之際,就以迴避設計的方式,規避可能的法律爭議,盡量避免單純之抄襲仿冒。若有自行創作的設計,亦可考慮申請新式樣專利或其他設計之保護。例如德國對於新型與新式樣 ( 設計 ) 專利都採非實審的制度,幾乎是有申請就有準,因此業者若有任何的創新設計,都應考慮到主要的展覽國,如美國、德國等登記。

•  如果參展商品涉及他人之商標、專利、著作權等智慧財產權,理論上應向原商標權人、專利權人或著作權人取得許可或授權。但是由於授權取得不易、或是耗時甚久、或是權利金過高,因此國內業者可能無法及時獲得,此時亦可採取其他的迴避措施,例如對於他人的商標,應盡量避免在產品之包裝、標帖、說明書、目錄或價目表中出現,若有引用他人商標的任何文字或圖樣,應特別注意展出國的相關規定,並應該附加適當的文字說明其係商標專用權人的商標,以阻卻意圖仿冒之指控。

•  參展商品若有任何他人商標的文字或圖樣標示者,應備妥該權利人所出具同意使用或授權使用該商標或圖樣之相關證明文件資料。若係自己擁有智慧財產權的業者,也應被好自己的權利證明,以備不時之需。

•  特別注意產品行銷時所可能用到的他人商標、著作權、外型設計等智慧財產權,若要在文宣中利用他人的智慧財產權,應該依照國際間共通的方式利用,不要特別突顯競爭對手的標誌或名稱,以免造成有比附援引之錯誤印象。

•  於平時就應注意展覽國的商情資訊,了解該國業者的相關動作與相關法規變動。參展時,若有可能,應先了解該國 ( 或地區 ) 之智慧財產權保護法規與執法機構如何處理該等案件。

•  如果不幸被告,應盡快尋求當地專業人士的協助,以免在法律上居於下風。如果有可能,更應該依法據理力爭,以免日後蕭網該國的產品受到影響。

 

 
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